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创业者应如何避免知识产权法律风险(一)
——引言及创业企业专利风险规避途径及申请攻略

一条创业者被抓的消息引起了社会关注:因想赚到第一桶金,在知名大学入读热门专业的19岁大学生小渠放弃学业,与两名亲兄弟一起开网店创业。网店在两个月内创造161万元营业额,不过因涉及销售冒牌CK内衣裤,小渠与弟弟及一名老乡被判处有期徒刑八个月;而最初让小渠下定决心辍学的亲哥哥,此刻还在畏罪四处躲藏。http://t.cn/hdjK6q (新浪科技引自大洋网广州日报)

看了上述新闻,笔者不禁为这几位创业者感到惋惜,淘宝网的商家竞争异常激烈,能两个月在淘宝销售内衣创造161万元营业额者一定是执行力很强的团队,但他们却因为销售的是侵犯知识产权产品锒铛入狱,回想团队前期的创业努力,当时多一分努力,就让自己将来离牢狱之灾更近一步。对其他创业者而言,前车之覆,后车之鉴,显然应该从他们的遭遇中吸取教训,避免重蹈覆辙。下面笔者就根据自己的从业经验谈一下创业者应当如何规避知识产权法律风险。

根据多年的执业经验,笔者得出了一个结论,知识产权的实质是在市场竞争中建立某种受法律保护的优势壁垒。明了这一点后,创业者应如何避免知识产权法律风险就很清楚了,你只要做到两点即可:1、创造受法律保护的自有知识产权,最大限度的建立对竞争对手优势壁垒;2、顺势合法的利用他人知识产权,尽量避免侵权,如果一定无法避免侵权的,一定要避免刑事法律风险(说白了就是:赔钱可以,抓人万万不可)。

下面本人将从专利、商标、版权、域名、商业秘密、用户数据等六个方面分别写一点个人的心得和经验,供各位创业者参考,抛砖引玉,欢迎大家批评指正。因为本人曾经在IT企业担任内部知识产权法律顾问,现在作为律师提供法律服务的企业也集中于科技、媒体和通信类企业(TMT行业),因此,本文主要还是对于以这类企业的创业者为对象,当然,其他领域的创业者有兴趣也可以借鉴一下共通性的内容。

第一部分、创业企业专利风险规避途径及申请攻略。

对于创业团队而言,专利是基本没有刑事法律风险的一种知识产权,虽然我国《刑法》第二百一十六条规定了假冒专利罪:“假冒他人专利,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。”但实践中没有人傻到会假冒他人专利迎合刑法的规定。一般的侵权者使用他人专利不会标明这是专利技术,更高明一点的则自己申请一个不用进行实质性审查的实用新型垃圾专利在自己的产品上进行标识。因此,专利权最大的风险是被他人民事起诉,刑事上的风险基本可以排除。

但千万不要以为没有刑事风险就万事大吉了,民事风险也很可怕:设想下科技类企业创业初步成功,积累了一定的用户,每个月也有稳定的收入。但此时,早就盯上你的专利权人起诉你的基础技术是侵犯专利权的,实际查证后发现创业企业确实侵权了,而权利人又不肯和解,坚持要求创业企业停止侵权,或者不要求停止侵权,但要求巨额赔款或者要求很高比例的股份给专利权人入股,此时创业企业应如何处理?

从诉讼角度,企业当然可以兵来将挡,请律师应诉,尽量减少法律损失,如果确实侵权的,律师多半也有办法技术上把诉讼时间尽量拖长,换取用新技术转换专利技术的时间。但对于创业企业而言,此时的专利权问题就是一把切切实实悬在企业头上的铡刀,不知道哪天会掉下来,原有的上升势头基本会受到很大影响甚至嘎然而止,后续的融资肯定也会碰到困难。有意后续投资企业者即便不因此停止投资,但利用这个机会减少投资、或原来一笔到位的投资现在要分期投、或要求多占股份的肯定不会在少数。

因此,虽然没有刑事风险,但企业仍应重视专利的法律风险。如果技术涉及专利的,在项目的立项阶段就应该做一下专利检索,条件许可的话应该请专业的专利法律服务机构来做。这样检索出问题,专利律师还可以帮你在产品上线前进行补救,即便将来发生诉讼,但因为之前有专业的补救措施,企业也可以主动很多。笔者所在的单位就经常为客户提供此类服务,不过,提出此类要求的多半是外资公司或者国内的大中型企业,笔者目前为止只碰到过两个创业团队就自己企业技术进行专利检索。

除了防止被他人专利维权,创业企业也应该非常重视专利申请问题,这涉及到建立对竞争对手优势壁垒问题。在各种知识产权里,专利申请的时间较长,牵涉的精力较多、费用较高。以发明专利为例,申请一个要2-3年,费用上万,企业技术人员还要投入较多的精力阐明技术以及创新点同时还要保护商业秘密,申请驳回率还很高。如果涉及的海外申请的,每个国家就要花5-10万的费用,同时还要耗费更多的精力兼顾翻译等问题。

但申请专利的好处也显而易见,最大的好处是专利建立的竞争壁垒非常高,如果成功,企业的独占优势会非常大,在市场竞争中相对会比较轻松。这方面,华为是中国企业的代表,最近,他们利用专利与外资博弈频频就取得胜利,但创业企业毕竟不是华为,没有那么多的人力、财力来申请。对此,笔者的建议是:创业企业可以根据自身的特点请专业的知识产权服务机构为自己度身定做专利申请方案。

比如发明专利申请费时、费力、通过率低,而实用新型专利无需实质性审查,相对申请费用低、时间短、符合形式要求就可以获得注册。此时,我们就会建议企业,把最核心的技术申请发明专利,周边技术申请实用新型专利。既节省费用和时间,也把自己最核心的技术用发明专利保护起来。如果企业成立后要尽快申请高新技术企业享受税收优惠的,用申请时间相对较短的实用新型专利作为申报依据也更快捷。至于海外申请,我们会建议客户利用专利国际公约的时间差,在国内申请后一年内视市场和国内的申请情况提起海外申请,只要能覆盖自己的目标市场即可,这样可以大大节约申请费用和精力。(待续)

本文作者:游云庭,上海大邦律师事务所知识产权律师,电话:8621-52134900,Email: yytbest(@ gmail.com,本文仅代表个人观点,本所同事陈宏律师对本文亦有贡献。


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