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2012-03-27

据Shanghai Daily 报道,苹果公司最近向美国专利商标局递交了一份申请,内容为将陆家嘴苹果店外立面设计申请为外观设计专利。考虑到在昆明出现过的山寨苹果专卖店,苹果此次的专利申请很有可能是一份国际申请,不久之后将进入中国,以遏制中国山寨苹果专卖店的泛滥。有意思的是,该报道作者撰文时采访过本站律师,链接如下:http://www.china.org.cn/business/2012-03/23/content_24966849.htm,笔者对苹果公司此举的必要性持保留观点,因采访时观点表达不完整,因此,补充说明如下:

一、专卖店的外观本身受《著作权法》的保护

“建筑作品”是《著作权法》中明文规定的作品种类,受到法律保护。而根据《著作权法实施条例》中对“建筑作品”的定义:“以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义的作品”,一个建筑要构成“作品”,必须具有“审美意义”,即在外观上没有“美感”,只具有功能性的建筑不能作为作品保护。

但是,苹果的陆家嘴专卖店无论在设计上,还是材料的选择上,都具有十足的“美感”。其外形与普通建筑不同,采用的是圆柱形设计,而且选用了特殊的材料,在外观上呈现出全透明的状态,完全具有“审美意义”。因此,苹果的陆家嘴专卖店,完全符合著作权法对“建筑作品”的定义,其自完成之日即享有著作权法的保护,他人未经授权不得复制和抄袭。

二、外观设计保护与著作权保护的异同

虽然专卖店已经享有了著作权的保护,但苹果仍旧为陆家嘴专卖店申请了外观设计专利,专利申请费用对于苹果公司来说,自然不值一提,多一项权利也没有什么损失。但笔者认为,将专卖店申请为外观设计专利并无多大实际作用,如下:

1、外观设计保护范围小于著作权;

外观设计虽然与著作权法相同,只保护外观的美感,不保护内在的技术,但与著作权不同的是,外观设计的保护是依附于实际产品的。比如他人将拥有外观设计专利权的建筑制作为模型,并不侵犯外观设计专利权,但仍旧构成著作权法意义上的“复制”,属于侵犯著作权行为。

2、外观设计需要政府部门授权

外观设计专利需要各国政府部门的授权,且授权后只在该国境内可得到法律保护,即便进行国际申请专利,也需要经过各国政府审批,耗时较长,且手续繁琐。而基本上所有主流国家都签署了保护著作权的《伯尔尼公约》,按该《公约》规定,自作品完成之日,即可在所有签约国内得到著作权法的保护,而无需任何手续。

3、外观设计权利期限短于著作权保护期限

外观设计的权利年限为10年,而著作权的保护期限为:自然人作品,创作者去世后50年;单位享有著作权的作品,权利期限也长达50年,均远远超过外观设计权利年限。

三、以外观设计侵权起诉可能面临的法律风险

另外,如苹果要通过外观设计专利权进行维权诉讼,则很有可能陷入专利无效以及连环诉讼的局面,这也是在中国进行专利诉讼都会面临的一个考验。

1、外观设计专利权利稳定性差

虽然外观设计的权利来自于行政部门审查批准后的授予,但由于并不审查专利申请的新颖性和创造性,因此本身具有不稳定性。比如在本田与双环汽车的外观设计专利案件中http://www.cipnews.com.cn/showArticle.asp?Articleid=19354,本田公司发现双环公司的S-RV汽车与其CR-V汽车外观基本一致,便起诉双环公司外观设计专利侵权,但双环公司对本田公司所享有的外观设计专利提起了无效申请,其中的部分证据为本田公司之前申请的其他外观设计专利。

而类似的情况也有可能发生在苹果专卖店身上,因为陆家嘴的专卖店的设计理念与其他的苹果专卖店类似,如果苹果公司依据外观设计专利进行为期,被起诉者也可能以陆家嘴专卖店的外观设计不具有“新颖性”为由进行撤销专利申请。而如果苹果公司依据著作权维权,只要其作品为独立完成,他人是较难推翻的。

2、专利侵权诉讼耗时极长,维权成本高

此外,即便被告人专利无效申请无法成功,但也会浪费非常长的时间。比如在本田与双环的案例中,由于提起了专利无效申请,侵权诉讼只得暂时中止。而中国的专利无效申请程序众多,包括专利评审委员会的裁定,法院的行政诉讼一审和二审,因此,该案历经10年仍然没有最终结论(目前该案中的专利无效诉讼已经进行了再审,再审的一审已经推翻了专利无效的判决)。

综上,笔者认为苹果公司申请外观设计保护知识产权的实际意义并不大,其主要目的是在于再一次明确自己对专卖店的设计享有所有权,以阻止他人“山寨”。当然,苹果专卖店只是一个特例,因为其本身属于建筑作品,而对于那些无法构成作品的工业设计,权利人申请外观设计专利还是十分必要的。

本文作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900,Email: yytbest(@ gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文 www.chinaiplawyer.com(英文)。

2012-03-26

201111月的《中国知识产权》杂志刊登了记者聂士海撰写的《全国首例假冒黑莓商标案的司法视角》(以下简称“司法视角”)一文,对该案的判决法理进行了阐释说明。阅读该文后,笔者对该判决存有疑问,因此与该刊编辑联系,取得了该案的一审、二审刑事判决书。阅读判决书后,本人认为,本案中的制售翻新手机不构成假冒注册商标罪,具体意见如下:

一、案情和判决概要

下面是判决书认定的犯罪事实概要:本案四被告收购废旧BlackBerry Smartphone(以下简称“黑莓手机”)或主板进行维修,并购买按键板、扬声器、闪光灯、镜面(外壳的一部分,上有BlackBerry商标)等其他零配件,在未取得黑莓手机商标权人加拿大Research in Motion公司(以下简称“RIM公司”)授权的情况下,擅自组装成假冒黑莓手机后,贴上标贴(带有BlackBerry字母、型号、IMEI码),销售牟利,涉案金额达29万余元。[i]

2011627日,深圳市中级人民法院终审维持了深圳市福田区人民法院的刑事判决书,两审判决均认定:四被告未经注册商标所有人RIM公司许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,均已构成假冒注册商标罪,四人被判处一年零四个月至三年零六个月不等的有期徒刑。[ii]

二、翻新手机行为的法律性质分析

翻新机的性质和传统意义上的“假货”有本质的区别,其只有一部分部件是假的,根据本案判决书认定的事实,被告实施的行为是收购旧黑莓手机保留主板,更换外壳后进行销售,除了外壳,还涉及更换按键板、扬声器、闪光灯、镜面(外壳的一部分,上有BlackBerry商标)等其他零配件。[iii]不过根据常识,大部分旧手机的按键板、扬声器、闪光灯应该都没有坏,而翻新机制作者出于利润考虑,显然不会更换尚能使用的部件,因此应该只有部分手机的上述部件被更换。概括一下翻新的黑莓手机的特点:外壳包括商标标志是假的——被告更换了翻新机的外壳和商标标识BlackBerry(实际用的是大写字母的标识“BLACKBERRY”);机芯是真的——翻新机的主板仍然用的是RIM公司出品的原装主板。

黑莓手机的本质是什么?根据百度百科的词条[iv]BLACKBERRY是加拿大RIM公司推出的一种移动电子邮件系统终端,其特色是支持推动式电子邮件、手提电话、文字短信、互联网传真、网页浏览及其他无线资讯服务。根据本案一审判决书中提到,本案中的翻新机具有正品黑莓手机的功能[v]。这种功能主要是由黑莓手机商标权人RIM公司生产的主板部件实现的。

三、翻新手机行为与普通假冒注册商标犯罪的区别

“假冒注册商标罪”是由《刑法》第二百一十三条(以下简称“213条”)规定的:“未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

根据上述法律规定,可以得出假冒注册商标罪的犯罪构成要件:本罪的主体为一般主体,自然人和单位均能成为本罪主体。本罪所侵害的客体是国家有关商标的管理制度和他人的注册商标的专用权。本罪在主观方面表现为故意。本罪在客观方面表现为行为人未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标,情节严重的行为。[vi]

在本案中,两审的刑事判决书和“司法视角”一文均对翻新黑莓手机的行为构成与213条规定的“未经注册商标所有人许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的假冒注册商标罪犯罪客观方面一致进行了大量论证,核心是论证在翻新黑莓手机上使用黑莓商标构成在同一种商品上使用与黑莓注册商标相同的商标,但笔者发现,这些论证均没有提到本案与普通假冒注册商标罪犯罪的本质区别——同一种商品的来源问题。

普通的假冒注册商标罪犯罪所指的同一种产品,产品是假的,商标标识也是假的,完全不是由商标权人生产、销售或授权生产、销售的。而本案涉及的翻新机虽然也和商标权人在注册商标上所使用的产品是同一种产品,但产品并不完全是假的,翻新黑莓手机的核心部件——手机主板是从商标权人生产的黑莓手机上拆解下来的,是真货,假的是其外壳和商标标识,这就是本案被告行为与普通假冒注册商标行为的区别所在。这种区别,导致了本案中翻新旧黑莓手机冒充新黑莓手机销售的行为的客观方面与213条规定的假冒注册商标罪有了一定区别。

商标的法律概念为:“商标是商品标记的简称,即区别企业或营业的商品的标记。”[vii]。《商标法》虽然没有对商标进行定义,但其第八条说明了商标的外延:“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”从学术著作中的定义及商标法对可以申请商标的标志的范围界定均可以看出,商标最根本的属性是区别产品或服务的来源。

从商标的定义看,如果是不同生产者生产的同一种商品,在上面加上别人的注册商标标记进行销售并达到法定金额的,显然属于假冒注册商标的犯罪。本案中的翻新手机行为虽然也达到了法定金额,但涉及的行为是把商标权人生产销售的二手手机保留机芯、装配上新的机壳进行销售,这里的同一种商品的核心部件——主板,来源于商标权人生产者,另一部分外壳和商标标识则来自于不同的生产者,这种情况下是不是构成假冒注册商标罪是值得商榷的。

笔者认为:翻新黑莓手机核心部件为商标权人黑莓公司出品,因此,该行为的本质是以旧充新或者以次充好,而从前述商品的概念看,213要打击的在同一种商品上未经许可使用注册商标的犯罪行为的本质是打击以假充真,在犯罪的客观方面上翻新行为与213条并不符合。

四、翻新黑莓手机行为可能涉及的另两个罪名

前文已经讨论了该行为不构成假冒注册商标罪,从刑法上,但仍可以从其侵犯的其他法律关系上着手对其进行打击。比如,从法律关系上看,由于翻新的黑莓手机更换了黑莓手机的原装外壳,使用了旧的主板、非原厂制造的外壳和其他部件,其使购买该产品的用户不能获得原装黑莓手机在质量上的保障,因此,该行为可能涉嫌触犯刑法第一百四十条规定的生产、销售伪劣商品罪。但除了被害人代理人的鉴定结论外[viii],笔者没有从有关证据中看到相关的假冒伪劣商品的其他有关鉴定结论。而被害人代理人的鉴定结论用在认定是否是假冒产品上是适格的,但在认定是否伪劣产品上,显然需要有关有资格的产品质量司法鉴定部门的鉴定。

此外,翻新的黑莓手机同时使用并销售了非商标权人制造的商标标识,还涉嫌非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。当然,该罪主要针对纯制造销售假冒注册商标标识的行为,本案的侵犯的客体主要是又与该罪的客体存有一定的区别,该罪的客体为注册商标专用权和国家商标管理制度,即需要有县级以上工商行政管理机关核发的《指定印刷商标单位证书》和商标权人委托才能制作商标标识的制度[ix]。因此,该行为如果定该罪可能有一定争议。

最后,制造、销售翻新黑莓手机的行为显然是不正当的,但是否应当用刑法进行打击该行为却因当遵循罪刑法定原则,在是否构成犯罪及划分此罪与彼罪的界限问题上精准适用法律,如果构成犯罪的就依法处理,但如果不构成犯罪的,应当改用行政或者民事方法进行打击。

本文发表于20122月《中国知识产权》杂志,作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com style=”font-family: 宋体;font-size: 12pt”>,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。


[i] 2010)深福法刑初字第1274号刑事判决书 8

[ii] 2010)深中法知刑终字第215号刑事裁定书 11

[iii] 2010)深福法刑初字第1274号刑事判决书 7-8

[v] 2010深福法刑初字第1274号刑事判决书第4页。RIM公司的诉讼代理人认定“涉案产品系被告人用二手黑莓手持设备主板换壳、贴标后翻新而成,故具备真品黑莓手持设备的功能,属于数据处理设备”

[vi] 《刑法学》陈明华 主编 中国政法大学出版社19998月第一版P526

[vii] 《知识产权法》金勇军著 法律出版社20054月第一版P122

[viii] 2010)深福法刑初字第1274号刑事判决书 15

[ix] 《刑法学》陈明华 主编 中国政法大学出版社19998月第一版P528

2012-03-19

民间发明人关于专利所得税的困惑

这篇文章是帮我一位朋友发的,他呕心沥血开发了一项专利技术,为了专利的转化几乎倾家荡产。他四处奔走,花了好几年时间,终于找到了一次机会,把专利卖给了一家大公司,可是专利的研发成本仍然收不回来。让他意向不到的是,在交易的过程中,要缴纳给政府的所得税竟高达转让金额的20%。

他是个人专利,根据有关政策,如果是公司,就可以免除这笔费用,为此他十分不解:国家不是鼓励发明创造吗?怎么还对非常艰辛的个人发明者征收那么高的税?中国民间发明人的命运已经够凄惨了,这样高的税率对他们来讲,无疑是雪上加霜。

下面是他给领导的呼吁信:

尊敬的领导:

您好!

我是一位民间的发明人,昨天和您通过电话。

众所周知,中国民间发明人的境遇是非常艰难的,专利的转化非常的困难,有些人甚至为了专利的转化,倾家荡产。庆幸的是,国家越来越关注民生,越来越重视鼓励自主知识产权的创新,也在积极努力对个人发明者予以政策上的照顾,对于发明人的申请费、实审费、年费都可以报销。

但我们也注意到,相比上述费用的减免,国家在专利转让税收方面的改革相对迟缓,也缺乏相应的优惠政策。虽然,国家在1999年就出台《财税字[1999]273号》,对于个人从事专利转让,免征营业税。但此后除出台了对企业从事专利转让免征营业税的通知《[2010]111号》外,再没有其他针对个人的优惠政策。而目前高达20%的个人所得税率,对专利转让人来说也是不小的负担,而这势必也会影响到专利人的发明的积极性。

有鉴于此,我提议对涉及专利转让的相关税收政策进行改革,如此带来的好处却不少:

1、符合国家努力建设创新型社会、大力扶持个人搞发明创新的精神,有利于活跃个人专利市场,有利于提高个人搞自主创新的积极性。

2、和国家当前正在提升个人收入、正在修订个人所得税法的大背景是非常吻合的。国家减免个人专利转让所得税后,有利于改善民间发明人的生活水平。

3、该规定的出台后,国家为此少收取的税收也是非常少的,可是赢得的评价是相当高的。这样的政策,体现了国家体恤民间发明人的疾苦,一定会得到无数民间发明人的拥护。

我相信减免个人专利转让征税,不仅利于专利人本身,而且也是对国家关于提高人民收入、鼓励创新的政策和号召的一种有力落实和响应。

谢谢!

顺祝工作顺利,开心愉快!

敬上

2012-03-15

近日,中国国家知识产权局在其网站发布国家知识产权局第63号令,正式颁布《专利标识标注办法》(下称“办法”),《办法》修改了原有的《专利标记和专利号标注方式的规定》(下称“规定”)的相关规定,《办法》将于201251日生效。(图为中国专利证书)

今天我们就为大家介绍下新《办法》规定下如何标注专利标识,及新规定与原有规定的区别。

一、国家知识产权局是专利标识的主管机关

按照《办法》第三条的规定,负责本行政区域内标注专利标识的部门为“管理专利工作的部门”。而目前负责专利管理工作的,在全国层面来说是国家知识产权局,而各地方的负责机关是各省、地、市的知识产权局。

二、有权标注标识的人及专利信息内容

按照《办法》第四条的规定,享有标注权的人为专利权人,或者在专利权人同意的情况下,专利被授权人也有权标注专利标识。

而在标注的范围上,专利产品、依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者说明书等材料均可以作为专利标识的载体,相比较原有《规定》的表述,专利标注的范围得到了扩展,新增加了“说明书等材料”的表述。

那么专利标识应当包含哪些专利信息呢?按照《办法》第五条的规定,专利标识应当标明下列内容:

(一)采用中文标明专利权的类别,例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利;

(二)国家知识产权局授予专利权的专利号。

针对上述规定,需要提醒的是,标注的专利信息必须使用中文进行表述,此外,新《办法》中删除了原《规定》中关于专利号组成的描述,但这不代表中国的专利号编成方式有变,目前专利号中“ZL ”表示 “专利 ”,第一、二位数字表示提交专利申请的年代,第三位数字表示专利类别,第四位以后为流水号和计算机校验位。

此外,除上述内容之外,还可以附加其他文字、图形标记,但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众,如市场上经常出现的,利用名人或专家学者进行广告宣传的各种号称能够治疗近视眼的“眼枕、眼罩、多功能眼镜、眼部按摩器”等商品,其所谓的高科技、国家专利只是外观设计专利,并不是功效专利,又如把申请中的专利暗示为已经获得注册。

三、在申请的专利如何标注?

本次《办法》的另一大新增内容,就是对在申请专利如何标注给出了明确的规定。按照《办法》第七条的表述,专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的,应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号,并标明“专利申请,尚未授权”字样。

四、错误标注专利的法律责任。

新《办法》对标识标注不当、构成假冒专利的行为也进行了规定,按照《办法》第八条的规定,凡出现前述不当行为,“由管理专利工作的部门依照专利法第六十三条的规定进行处罚。”

而《专利法》第六十三条规定的处罚措施包括管理部门责令改正并予公告、没收违法所得、违法所得四倍以下或20万以下罚款,另外构成犯罪的,还应当追究刑事责任。前述刑事责任主要指“假冒专利罪”,按照刑法的规定对该罪可处以3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

本文作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email: yytbest@gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2012-03-12

据媒体报道,中国领先的两家视频网站优酷网和土豆网今天共同宣布,双方于3月11日签订最终协议,将以100%换股的方式合并。本次合并已获得双方公司董事会的批准,正等待双方股东的批准,预计在2012年第三季度完成。笔者认为,中国最大的两个视频网站合并,涉及到多个反垄断法问题,可能会对消费者利益和公平竞争产生不良影响,需要对此保持警惕:

一、合并后的企业可能在视频分享市场具有市场支配地位。
南方网的报道称http://is.gd/AU42Ro :优酷网和土豆网长期以来一直占据整个视频市场八成以上份额,而彭博社的2011年8月的数据 http://is.gd/eFCRd7 则是优酷网在视频市场的份额为23%,土豆网为14%。虽然两者相差悬殊,但笔者认为,彭博社的数据可能是指包括在线影视播放在内的视频市场份额,而南方网的数据可能指细分市场——用户上传视频市场的份额。

《反垄断法》规定,一个经营者在相关市场的市场份额达到二分之一,或者两个经营者在相关市场的市场份额合计达到三分之二的,可以推定经营者具有市场支配地位。土豆网优酷网合并后,在视频分享的细分市场上已经占据了显著的竞争优势,很可能已经具备了市场支配地位。《反垄断法》对于具有市场支配地位的企业有诸多经营上的限制,禁止其滥用市场支配地位。目的就是保护消费者合法权益、保护其竞争对手免受不公平竞争待遇。

二、中小型视频网站将面临较大竞争压力。
优酷网、土豆网合并后,其市场份额激增,因此,在对类似酷六、56、六间房等中小视频网站的竞争中将优势明显,比如将能以更优厚的条件吸引民间视频制作者上传视频,这当然是合法的。但如果合并后的公司将这种优势化为强势,比如规定民间视频制作者只能将视频上传到他们网站,或者规定第三方网站不得嵌入竞争对手视频等排他性内容,将导致滥用市场支配地位问题。这不一定是笔者的杞人忧天,在竞争激烈的中国市场,有太多这方面的例子了。

三、合并后土豆网优酷网的用户体验可能下降。
因为规模效应的缘故,土豆网和优酷网的合并对其股东而言显然是利好,但对消费者未必如此。举例而言,现在观看视频之前一般会有广告,如果土豆网和优酷网处于竞争状态,它们对于视频加载时间(这个和带宽及服务器成本支出有关)广告时间的长度都会有所控制,否则,用户会跑到对方网站观看。合并后,竞争消失了,消费者很可能会面对比以前更长的视频加载时间,更长的广告时间,乃至更多的字幕广告。

四、政府应当事先审查本次合并吗?
根据《反垄断法》规定,本次土豆网优酷网的合并属于经营者集中的行为,而具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中属于垄断行为。《国务院关于经营者集中申报标准的规定》规定,参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元人民币,并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元人民币。应当事先向国务院商务主管部门申报,未申报的不得实施集中。

根据优酷网、土豆网2011年的财报:其净收入分别为人民币8.9760亿元和5.122亿元,两者相加尚不到15亿元,因此,没有达到国务院申报标准的下限,也就是说,对于他们的合并,无需事先取得政府的批准。

最后,虽然优酷网和土豆网的合并无需国务院事先审查,但根据《国务院关于经营者集中申报标准的规定》的第四条:经营者集中未达到本规定规定的申报标准,但按照规定程序收集的事实和证据表明该经营者集中具有或者可能具有排除、限制竞争效果的,国务院商务主管部门应当依法进行调查。也就是说,如果土豆网优酷网的竞争对手对他们的合并存有疑虑并且能够提出过硬证据的,可以向国务院商务主管部门提供证据,要求调查合并行为。

本文作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900,Email:  yytbest at gmail.com,本文仅代表…

2012-03-11

报道美国NBA巨星(MICHAEL JORDAN)日发表声明, 称中国乔丹体育股份有限公司( 下称乔丹体育”)涉嫌侵犯其姓名权并已经向中国法院提起诉讼。近日,上海市第二中级人民法院已正式受理此案。据悉,乔丹体育已于201111月经上海证券交易所主板发审委审核通过,拟发行11250万股股票,募集资金10.6亿元。目前正等待中国证券监督委员会(“政监会”)的核准发行。

过会后面临重大知识产权诉讼,根据证监会对于企业上市的监管规则,乔丹体育将面临上市危机,为化解危机,乔丹体育是否会和迈克尔﹒乔丹达成和解?本文将探讨一下相关的可能性。

首先讨论下怎样才算是和解?本案逻辑上存在三种结果,一是迈克尔﹒乔丹对乔丹公司进行授权,允许其使用乔丹品牌。二是乔丹公司放弃乔丹品牌。三是乔丹公司在没有迈克尔﹒乔丹授权的情况下继续使用乔丹品牌。这三种结果中,后两种都必须经过法院判决,只有第一种情况,因为只有当事人都做了妥协,才算是和解。我们认为,本案和解的可能性非常小。

第一,乔丹公司在此前的法律博弈中一直占优。

乔丹公司在此前的法律博弈中一直占优,未必肯出授权金购买迈克尔﹒乔丹的授权。据乔丹体育的新闻发言人披露:从2002年及2007年,与迈克尔·乔丹有长期合作关系的耐克公司曾针对乔丹体育申请注册的八项商标提出过异议和复审,但均被驳回。中文乔丹及图形商标分别于2005年及2009年被国家工商总局认定为中国驰名商标。同时,《商标法》规定,即便构成商标抢注,权利人也应当在5年内提起撤销程序。乔丹公司于20071月在第25类服装、鞋等商品上取得了商标注册,而迈克尔﹒乔丹的起诉时间是今年2-3月,已经超过了5年。

第二,迈克尔﹒乔丹方面受制于和耐克合同的约束

即便乔丹公司同意花钱购买授权,即便授权费用金额不菲,迈克尔﹒乔丹向其授权的可能性也不大。首先,向侵权自己姓名者事后进行授权不会是一件让人高兴的事情。更重要的是,迈克尔﹒乔丹还和乔丹公司的竞争对手耐克公司有着历史悠久的合作关系,耐克和被其收购的匡威都曾经试图阻止乔丹公司的商标注册,说明他们很看重乔丹品牌的商业价值,因此,迈克尔﹒乔丹如果向耐克公司竞争对手授权还可能受到乔丹和耐克公司的合同的制约。

第三,迈克尔﹒乔丹并非完全胜诉无望

虽然根据前文所述,乔丹起诉时已经超出了《商标法》规定了5年的商标撤销期限,乔丹仍然有可能维权成功,这里引用一下我们同事斯伟江律师的观点:“我国最高法院《关于审理注册商标、企业名称与在先全力冲突的民事纠纷案件若干问题的解答》第一条就规定:原告以他人注册商标使用的文字、 图像等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起的诉讼,符合民事诉讼法地一百零八条规定的,人民法院应当受理。因此,迈克尔﹒乔丹以此 提起诉讼,符合我国法律规定,法院可以直接处理。

一旦法院判定,乔丹公司使用乔丹及图的商标,构成侵犯迈克尔﹒乔丹的姓名权,该商标将被撤销。但是,目前不清楚,原告起诉是否指控乔丹公司的字号侵犯了其姓名权。如果没有打球人的图,如果光一个中文译音,没有打球的图像,构成侵权的可能性就小一些,但是,由于乔丹公司使用的商标如被认定侵权,其字号使用也有同样的侵权故意,而且,客观上,仍可能会引起混淆,也有一定可能被认定侵权。“

第四,乔丹公司未必负担的起迈克尔﹒乔丹的签约费用。

虽然中国体育品牌近年来频频签下NBA巨星,比如李宁公司就签下了大鲨鱼奥尼尔,但签NBA巨星的费用很高,在中国体育品牌市场竞争激烈,利润率不高,乔丹不是一线品牌,其产品的售价远远低于李宁、安踏等竞争对手,因此,其是否有财力签下迈克尔﹒乔丹这样的明星显然存疑。

最后,乔丹体育虽然已发审委过会,现正等证监会予以核准发行。但本次的诉讼可能会对其最终上市产生影响,因为乔丹体育的招股说明书中陈述的情况发生了变化,其之前的招股说明书有如下陈述:“发行人和迈克尔·乔丹不存在任何商业合作关系,也未曾利用其形象进行企业、产品宣传。发行人的商号及注册商标均不存在侵犯Michael Jordan 的姓名权或其他权利,发行人与Michael Jordan 之间不存在纠纷及潜在纠纷。现在迈克尔﹒乔丹对其进行的诉讼将推翻上述陈述的内容,同时,由于乔丹公司的最有价值品牌将受到诉讼结果较大影响,因此,其近期上市困难应该不小。

本文作者:陈丹红,上海大邦律师事务所律师助理,香港中文大学法学硕士。游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

 

2012-03-08

为什么星巴克公司在商标维权中失利?

据法制晚报报道,国际著名企业星巴克公司(下称“星巴克公司”)最近将中国国家工商总局下属的商评委告上法庭,起因是星巴克对“沙巴克”矿泉水提出的商标注册异议被商评委驳回。

“沙巴克”商标由一名中国公民在2003年7月16日申请注册,用于矿泉水等商品。针对这一注册商标,星巴克公司认为与该公司注册在先的“星巴克”商标构成使用在类似商品上的近似商标,同时“沙巴克”商标本身是对“STARB****S”和“星巴克”商标的模仿,为此星巴克公司请求商评委认定“星巴克”商标为咖啡馆、咖啡店服务及咖啡、咖啡饮料商品上的驰名商标。

但商评委却认为,两个商标的首个汉字不同,且在读音、字形、含义存在明显差异,因此无法达到星巴克公司所称的混淆、误认的地步,同时星巴克公司也没有证据表明“星巴克”商标在“沙巴克”注册前已经达到驰名商标的标准,为此驳回了星巴克公司的商标异议。

无独有偶,本站律师在盛大网络(纳斯达克股票代码:SNDA)工作期间也处理过类似案件,盛大网络国内的WFOE盛趣信息技术(上海)有限公司(下称“盛趣公司”)在全部45个商标分类中均注册了“沙巴克”商标,当时星巴克公司也在多个类别对盛大网络的商标申请提起了商标异议并附带提起了驰名商标评定申请。实际上,中文“沙巴克”是盛大网络运营的网络游戏“传奇”及“传奇世界”中城堡要塞的名称。因为该游戏在国内有数百万玩家,因此知名度很高,盛大才把这个商标进行了全类注册。

回到本案中,星巴克公司为什么要在本案中对“沙巴克”提起异议?我们认为很可能是因为两者在商标涉及的商品使用范围上确实存在一定关联。星巴克品牌主要被用于咖啡馆、咖啡及茶类饮品上,而本次系争的沙巴克商标申请则涉及到了矿泉水饮料,属于有关联的产品,但“沙巴克”和“星巴克”两个名称也确实存在较大差异,具体如下:

1、“沙巴克”一词的含义与 “星巴克”大相径庭。前文已述,沙巴克是网络游戏中一个城堡的名称,是特定的地域概念,把网络游戏中的地名注册为矿泉水产品的商标显然具有显著性,是符合法律规定的。而星巴克则是英文“STARB****S”的中文翻译名称,前半部分是意译,后半部分是音译。从含义上可谓风马牛不相及。

2、从读音上比较,被异议商标“沙巴克”的汉语拼音发音为“sha-ba-ke”,而引证商标“星巴克”的汉语拼音发音为“xing-ba-ke”,区别非常明显。

3、从字形上比较,一商标首字一为“沙”,另一为“星”,虽后面二字相同,但因为第一个字完全不同,我们认为普通消费者显然不会将二者混淆。

本案中,星巴克公司很可能是因为没有对沙巴克名称的来历进行深入了解的情况,就提起了司法程序,也许这种情况在诉讼文化相当发达的星巴克公司的母国——美国非常正常,但中国人不太喜欢诉讼,因此,如果一方在诉讼中败诉,则容易被解读为维权失败,对其公众形象不力。因此,我们建议跨国公司或大企业在维护自己商标利益时,应当充分考虑包括语言文字、用语习惯在内的本地化因素。

本文作者:陈斌寅,上海大邦律师事务所知识产权律师;游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900,Email: yytbest(@ gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问:www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2012-03-06

据新京报报道 正在与苹果公司进行iPad商标争夺战的深圳唯冠公司近日被债权人提起破产。此次对深圳唯冠提起破产申请的是台湾富邦产物保险股份公司(下称富邦保 ),该公司曾于20116月,向申请深圳中院提起破产并申请。2012220日,该公司再次向深圳中院致函要求裁定深圳唯冠进入破产程序。

根据《企业破产法》的规定:企业法人不能清偿到期债务,并且资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,依照本法规定清理债务。也就是说,资不 抵债且没有偿债希望的企业应该破产。在本案中,深圳唯冠公司是否属于该情形是存在争议的。富邦保险为代表的一方的理由应该是:深圳唯冠不能清偿到期债务而 且没有希望可以在将来偿还债务,因此,应当进入破产程序。而深圳唯冠公司一方的理由应该是: 由于唯冠拥有iPad商标,鉴于该品牌的价值非常巨大,如果能够变现,就显然不符合资产不足以清偿全部债务的情况。因此,唯冠公司不应该进入破产程序。

根据《企业破产法》规定:债权人提出破产申请的,即便债务人对申请有异议的,人民法院应当自异议期满之日起十日内裁定是否受理。 一般情况下人民法院应当自收到破产申请之日起30日内裁定是否受理。从本案的情况看,深圳中院在收到破产申请后显然已经通知了唯冠公司,唯冠公司也进行了 异议,但法院没有按照常规在法定的期限内告知申请破产的富邦保险公司是否受理案件。

根据我们的经验,一般情况下,法院决定企业是否进入破产程序除了会考虑提起破产申请的债权人的意见外,也会考虑企业自身、其他债权人银行、员工的意见。目前法院没有做出相关裁定,可能是是出于案件涉及到深圳唯冠员工处置等社会稳定问题、银行产生巨额坏账问题考虑。

我们注意到,有关新闻报道提到,唯冠目前的资产已经被八大债权人银行冻结,而iPad案唯冠背后也可以看到这些债权人的身影,八大债权人银行的债权金额更高,如果要让唯冠破产,它们显然有更强的动机来做此事。但很显然,它们没有提起破产申请,也就是说目前深圳唯冠的主要债权人并不希望让唯冠破产。

为什么他们不希望唯冠马上破产?我们认为原因如下:

一、如果现在破产,广东高院正在审理的iPad商标诉讼会判决时间会被拖延。

按照《民事诉讼法》第二十条的规定,人民法院受理破产申请后,已经开始而尚未终结的有关债务人的民事诉讼或者仲裁应当中止;在管理人接管债务人的财 产后,该诉讼或者仲裁继续进行。如果深圳中院此时裁定唯冠破产,广东省高级人民法院关于iPad商标转让纠纷的诉讼势必要中止,要等到深圳中院指定了破产 财产管理人后,该管理人替代唯冠的诉讼地位再重新进行审理。

二、即便现在不破产,iPad商标也不会被转走。

如果唯冠在本案的诉讼中处于不利地位,深圳唯冠的主要债权人应该会考虑这个办法,但目前唯冠在一审中取得了胜诉,二审还有两个月就可以审结,这种情 况下,他们显然是不愿意让案件被拖延的。因为iPad商标早就被法院冻结,唯冠公司无法转让给第三方,只要案件胜诉,债权人可以顺理成章的向法院申请拍卖 商标折抵深圳唯冠的债务。所以,是不是进入破产,iPad商标都是债权人的囊中之物,多数债权人显然不希望节外生枝。

三、苹果公司应该也怕案件悬而未决。

即便是苹果公司,我估计他们都不会愿意案件审理被再次拖延。因为iPad3马上就要上市,如果他们本案终审败诉,可以把下一代产品在中国改个名称销 售,改名后的iPad3产品就不存在商标侵权问题,但如果案件迟迟不判,他们会很困扰于iPad3是否更名的两难问题:如果主动更名,等于向全世界告知他 们在和唯冠的iPad商标诉讼中认输,如果不更名,将来判决一旦败诉,就意味着更高的侵权产品销售金额,那样唯冠破产财产管理人后续会对他们进行的商标侵 权民事诉讼和工商局的行政处罚的基准金额都会更高。

综上,如果富邦保险的破产申请被接受,对唯冠公司、唯冠的主要债权人都不利,对苹果公司也不是利好,所以深圳中院近期裁定唯冠进入破产程序的可能性不大。

本文作者: 游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email: yytbest(@ gmail.com,本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容,请访问: www.legalservice.cn (中文) www.chinaiplawyer.com (英文)。