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2013-04-25

孟山都和杜邦专利和反垄断诉讼中有地方保护吗?

——访美之圣路易斯市的行程记录二

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问的第三个城市是中部的圣路易斯市。2013326日,生物科技领域中最引人关注的诉讼案,孟山都公司和杜邦公司就双方间的专利侵权和反垄断诉讼案达成了和解,巧的是,在和解协议公布后的第二天,也就是328日,笔者拜访了圣路易斯市的孟山都公司法务部,了解了一些案件情况,次日,笔者又拜访了圣路易斯市的密苏里州东区联邦法院,和此案的审判法官也进行了一些交流。因为该诉讼的生物科技领域的影响力不亚于IT领域中苹果公司和三星公司的诉讼,因此,笔者结合自己查阅到的相关资料向大家介绍一下该案。本文标题只涉及文章部分内容,并非专业论文,请读者注意。

在与孟山都公司法务部的会谈中,该公司的高管提到,我们有一个竞争对手曾侵犯了我们的知识产权,后来经过诉讼和我们和解了,他们将每年向我们支付专利使用费,我们也会允许他们使用我们的基因。笔者询问:您指的公司是不是杜邦,能不能介绍一下该案的情况。可能因为双方已经达成和解的原因,该高管只是简略介绍了案情:我们的研发的专利基因非常优秀,杜邦公司取得了我们的授权生产种子,但是,他们超越了授权范围使用我们的基因,既构成违约,也构成侵权,我们起诉了他们并得到了法院的支持,最后,他们同意和我们和解,他们将在14年里向我们支付17.5亿美元的授权费用,我们也同意他们使用我们的专利。

根据笔者查阅的资料:杜邦公司旗下的先锋种子公司曾在2002年与孟山都公司达成专利许可协议,孟山都授予杜邦在其先锋种子生产中使用 Roundup Ready基因的专利许可,但是当时杜邦曾经承诺不会将孟山都的专利基因与其他类型的基因叠加(stack)使用。随后,孟山都公司发现杜邦研发的转基因大豆中将孟山都的专利基因和其他基因叠加在一起使用,遂起诉至法院。

而杜邦的抗辩理由是:杜邦研发的转基因大豆虽然含有孟山都的专利基因,但它明显是一种性能更为优良的产品,孟山都无权以自己的垄断技术阻碍创新,因此,其向同一法院提起诉讼,指控孟山都公司使用垄断地位(monopoly power)扼杀创新。

201281日,密苏里州东区联邦法院的陪审团做出判决:杜邦公司蓄意侵权孟山都公司的专利,应当赔偿10亿美元。该法院原计划于今年10月审理杜邦诉孟山都垄断案。但由于双方和解,该诉讼将不再开庭审理,之前法院判决的赔偿也不会再进行执行。根据杜邦公司向美国证监会提交的文件披露的信息,和解协议的内容包括,杜邦将在2023前总共向孟山都公司支付17.5亿美元的专利授权费用,2014 2015年支付3.26亿美元,后两年支付4.56亿美元,2018年至2023按年支付,总共金额不少于9.50亿美元。

有意思的是,虽然双方和解金额的信息可以通过互联网检索到,但我们在访问该案的主审法院密苏里州东区联邦法院时,主审法官却告知我们,他也是看当地报纸才知道的消息,他对杜邦和孟山都双方和解的细节并不了解。这和国内不同,国内公司多数情况下会把和解协议交法院备案,当事人一般认为在法院主持下的和解更具效力,如果对方反悔,法院也可以为自己主持公道。该法官待人亲切和蔼,还向我们同行的一位访问者赠送了他的领带。在随后的访问中,当我们告知和我们会谈的律师,我们曾和孟山都和杜邦专利侵权案的法官面谈案情时,律师非常羡慕我们,表示:我作为美国律师都没有机会和如此受尊崇的法官交流,如果我能加入你们访问团就好了!

法官还向我们介绍了案件的基本情况,该案的审理一共持续了17天时间,每天早上8:30分就开始审理,但审理结束后,陪审团商量了45分钟就决定了如何判决。法官本人为了审理此案,也学习DNA、基因序列、生物化学等方面的知识,法官说,如果不懂这些,根本没有办法审理本案。

在向法官提问的环节,笔者提了一个问题:本案和苹果诉三星的专利侵权案都为全世界关注,两个案件的共同点是,都在原告所在地法院审理,如果孟山都和杜邦的案件不在孟山都所在地的圣路易斯市,而是由异地法院审理,判决赔偿的金额会不会不同?(该问题实际和本案是不是存在地方保护有关)

法官的答复是:很多人问过我这个问题,实际上,很多美国公司在诉讼时也有这方面的顾虑(看来不止我们中国人担心地方保护主义),但我们的陪审团制度可以平衡不同地区诉讼时可能遇到的差异。作为本案的法官,我很有信心,我们的陪审员没有低于偏见。就案件本身而言,本案的证据非常清楚,案情显而易见,任何地方审理的结果都会相似。

同行访问者询问了案件的管辖权问题:一般案件,应该是在被告所在地法院管辖,为何本案在原告所在地起诉?法官的答复是:双方的合约中有管辖条款,此类案件即便在其他地方法院起诉,也会被移送到这里。法官补充道:德州东区法院,审判专利案件非常快,很多专利合同就会约定在那里管辖。但如果合同里没有约定,就可以在被告所在地管辖。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com,本文仅… lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2013-04-14

孟山都公司如何将转基因专利运用于公司运营?

——访美之圣路易斯市的行程记录一

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问的第三个城市是中部的圣路易斯市,我们拜访了生物科技领域鼎鼎大名的孟山都公司,该公司的法务部高管接待了我们。下面是对行程的一些简要记录。本文标题只涉及文章部分内容,并非专业论文,请读者注意。

接待人员首先介绍了专利对于商业的意义:包括五部分:

1、技术的可实施性,即FTO freedom to operate)。由于一项技术往往会牵涉多方面的专利,如果公司有某方面的专利并不代表其实施技术不会侵权第三方,因此,公司的知识产权部门要对新技术进行可实施性检索,减少商业风险。

2价值捕获(Value Capture

3、竞争优势

4、可外部合作

5、管控使用方式(Stewardship

随后,孟山都公司介绍了该公司对发展中国家的一些帮助,主要问题是,地球上人越来越多,耕地越来越少,因此,转基因技术可以提高作物产量非常重要,该公司对发展中国家进行了帮助,比如该公司研发的抗旱玉米可以提供水的利用效率,介绍中他们还提到了在国内引发争议黄金大米(笔者后来通过互联网检索发现,黄金大米的相关专利由孟山都公司提供 http://tech.hexun.com/2012-09-11/145701913.html ),帮助发展中国家的人民抵御疾病。

接着,我们访问者开始询问问题,第一个问题:美国专利法修改对该公司的影响。答复是:专利的标准从发明在先改为申请在先,对公司确实有影响,他们已经重新调整了和合作伙伴的合作方式,以适应专利法的修改。

第二个问题是公司如何完成新产品上线前的可实施性检索(FTO)的?答复是:每个公司都存在科学家不懂法律,法律工作者不懂技术,关键在协调,该公司有很多科学家来自学术界,法务部会对他们进行培训,培训非常细节化。同时如果业务部门有重要的新 “主意”,都会进行专利检索,每段时间,法务部门都会跟进公司的重要技术进展,看看是不是可以申请专利。我们还询问了公司进行FTO的时间,答复是:“All the time.”即从创意到实施的全阶段都会进行技术的可实施性检索。

笔者询问了一个问题:孟山都公司目前一个重要商业模式是在该公司生产的种子中加入抗该公司除草剂的基因,如果用户买了孟山都的种子,实际就要配套购买该公司的除草剂,因此涉及捆绑销售,很可能会引起联邦反垄断部门的关注,该公司的法务部是如何和业务部门协调帮助公司减小反垄断法律风险的?答复是:确定业务模式不违反法律是全公司各部门的职责,因此,公司的法律、业务、营销和产品部门必须协作,确保商业模式符合商业道德,具体而言,就是从产品研发开始,就一直和美国司法部(注:司法部和联邦贸易委员会是美国两大反垄断政府机构)进行对话,要求产品必须合乎法律规定。

介绍人员进一步补充,过去的战争期间,我们做过一些不好的产品,但现在不同了(此处可能指,在越战中,美军曾在越南大量喷洒孟山都公司的落叶剂造成严重的环境问题),我们的新产品一开始就和司法部、联邦贸易委员会对话,每一个产品都有深入的对话,有正确的人和正确的部门进行的对话才会有好的产品。

我们的下一个问题是,孟山都公司如何确定PCT专利申请的目标国?答复是:申请地确定的原则为:1、哪里进行生产。2、哪里进行制造。(生产和制造的区别可能是指种子的种植和种子的生产)3、向哪里出口。4、竞争者是否在该地生产、制造、出口。

随后,我们询问了孟山都在阿根廷和欧盟的诉讼问题。孟山都公司对农民使用其种子的专利授权协议规定,不得将种子留下继续培育作物,但在阿根廷,因当地法律的规定,其转基因大豆未获得专利,因为没有专利费的成本,阿根廷农民的转基因产品就有价格竞争优势并将大量作物出口到全世界。孟山都随后在欧盟起诉了阿根廷豆粕的经销商专利侵权,但欧洲法院认为,《欧洲生物技术指令》对转基因专利的保护是针对有功能的基因,而豆粕已经不具有种子的功能,所以不在保护范围内。因此,驳回了孟山都公司的诉讼请求。但孟山都公司法务部接待人员对涉及阿根廷的判决有意见,他们认为,自己的产品在欧盟通过PTC获得了专利授权,可以锁定相关的专利受法律保护,因此,对于此案的判决表示惊奇。

同行访问者还询问了转基因安全性的问题,问题是:转基因食品是否会导致绝育?答复是:科学发展迅速,很多问题让普通人无法理解,转基因作物最大的恐惧就是公众无法理解,但我们有参观机会,向公众开放公司和生产过程。实际上,转基因与传统植物基因无太大区别。我们的方法是通过技术把外源基因导入植物,有很多检验检测机构在监督我们,包括农业部、联邦食品和药物管理局都会对我们的产品进行审核。在世界其他地方,我们的产品也通过当地政府的检验,我们透明、公开,大家可以自己思考,有很多独立的机构对我们的产品都有报告。

会谈中,笔者还询问了孟山都公司与杜邦公司专利诉讼的情况,该诉讼的生物科技领域的影响力不亚于IT领域中苹果公司和三星公司的诉讼,因第二天我们拜访了圣路易斯的联邦法院,还就该案与主审该案的法官进行了沟通,该部分的内容将在后续访问记录中发布。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com,本文仅… lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2013-04-07

美国如何认定商标平行进口是否违法?

——访问美国纽约的行程记录三

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问第二周的周一,我们先后拜会了纽约Wiggin and Dana律师事务所和Pryor Cashman LLP律师事务所。本次拜访的两家律所都在纽约核心办公区,办公场地宽敞,装修豪华,窗外或者是漂亮的河景,或者就是举世闻名的苹果倒计时。下面是对行程的一些简要记录。

Wiggin and Dana律师事务所接待我们的四位律师均为专利律师,都有在医药、化学、生物方面的专业的专业背景。在交流中,中方访问人员询问了一个问题: 专利案件涉及复杂技术,为什么不懂技术也不懂法律的陪审团却能决定案件结果?回答是:专利诉讼中,最重要的是交叉质询证人,如果证人说谎,即便是普通人也可以看出来。美方律师举了一个其亲身经历的案件,以诉讼中涉及技术文档是否由某一专家亲自写成,从表面证据看,这个专家该做的都做到了,但交叉质询时,在场的每一个人都看出来,这个技术文档实际并不是他写的。

美方还以专家证人制度为例解释,美国诉讼的证人分两种:事实证人和专家证人,理论上,专家证人应当客观公正,但实际他是收费的,因此中立性无法保证,对此的制度制衡就是,诉讼中的双方都可以请专家证人,因此,通过双方证人的阐释,不懂技术的普通人也可以比较出双方争议的关键所在。

笔者询问了美国专利法修改的情况,美方介绍了几个制度改变,因为说的比较快,笔者只记下了提纲:1、公知技术(prior art;)2、增加了对现存专利的挑战规定,现在的专利在授权前会面临更多异议;3、与欧洲专利法接轨,授权专利时的流程将改变,目前美国的专利无效诉讼由法院审理,但新法增加了美国专利商标局审理专利异议案的程序,比如软件专利和商业模式专利将有各种挑战机会。42013316日起,从专利授权发明在先原则转为申请在先原则。5、专利侵权案和专利是否成立的案件将分开审理。

最后,美国律师们提到了法院专利法官的选择,对专利案件的审理,下级法院法官权力很大,很多法官很喜欢办专利案,但没有专利法官专业化,而是摇奖式确定法官。

当天下午,我们又拜访了另一家Pryor Cashman LLP律师事务所。一位该所合伙人向我们介绍了美国各项知识产权制度。美国的商标、版权、专利法律都有宪法基础,几个世纪前宪法颁布时就有相应的规定,美国的外挂设计保护期为14年,植物新品种也是14年。

笔者询问了商标不同类别冲突如何解决的问题,比如游戏软件在第9类,在线游戏在41类,如果两家公司各在一个类别获得商标注册,都运营游戏,如何解决冲突。美国律师的答复是:美国不太会出现这个问题,因为,美国是使用在先原则,哪个公司取得商标权取决于其是否先使用了商标而不是注册了商标。同行者询问:给商品做广告算不算使用证据?答复是不算充分证据,产品是否在销售更为关键。继续询问:许可他人使用算不算使用?答复是,取决于被许可人,如果其使用了,效果归于授权人。

我们还询问了关于商标平行进口在美国是否构成侵权问题,美方的答复是,最高法院刚就一例版权的平行进口做出了裁定(当时这位律师没有提到这个案件,但后来笔者在圣路易斯遇到的律师提到过这个案件,美国的教科书卖100美元一本,海外国家卖5美元一本,如果商人从海外进口,最高法院认为不算侵权)。他介绍了两个比较,马来西亚的手表和美国同一品牌,进口到美国,不算侵权,因为手表各地都一样,但马来西亚的巧克力,如果和美国的口味成分不同,即便品牌一样,进口到美国还是会构成侵权。美国商标权人非常重视商标保护,因为如果不对侵权行为维权,其将丧失商标权利。

笔者联系乔布斯形象被制成玩偶销售的案例询问了美国死者肖像权是不是受法律保护的问题,因为根据一般法理,肖像权是人身权,死后不受保护。美方的答复是,这在美国受州法管辖,各地不同,比如加州,死者的姓名和肖像都受保护,纽约的规定没加州那么多,但也保护死者肖像权。

美方还介绍了商业秘密法的问题,商业秘密是最难创造,但最易被侵权的权利,在美国商业秘密受州法保护,联邦有统一的《商业秘密示范法》,50个州中有47个接受了该法,但马萨诸塞州、纽约州和德克萨斯州的法律和其他地方略有不同。关于商标,除了缩写为TMTradeMark外,美国还有SM(服务商标)的用法,即ServiceMark

这篇写的比较凌乱,因为和美国律师的交谈不是介绍制度,而是互动的会谈,因此笔记较少,论题也比较分散。写就此文时,笔者正在洛杉矶的候机楼等待回国的班机,纽约之后后面还有圣路易斯、盐湖城、旧金山三站的知识产权访问,很多内容也非常精彩,笔者回国后将继续整理笔记和大家分享。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com,本文仅… lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2013-04-03

美国国际商标协会认为全球反假货挑战有哪些?

——访问美国纽约的行程记录二

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问第二周的周一,我们拜会了美国国际商标协会(INTA)。下面是对行程的一些简要记录。

美方介绍:美国国际商标协会成立于1878年,最早有12家会员单位,主要的职能有三:向会员提供会刊和信息、对会员进行商标方面的交易和培训、对外联络商标的政策和发展。协会围绕三大职能,下设了25个委员会。原名美国商标协会,1998年改现名。该协会每年都会举办年会,去年在华盛顿的年会全球有1万人过来参加,2014年,他们将在中国香港举办年会。目前,该会有6000家公司、律所的会员单位,18000名专业人员、学生和教授会员。具体会员数字:北美2313、亚太916、欧洲1575、中东和非洲376,中国有209个会员。该协会在上海设有代表处。

除了年会外,协会还会开展一些网络会议讨论诸如平行进口、域名和商标权冲突等法律问题。协会的人员向我们介绍了全球假货的情况,根据经济合作组织提供的数据,全球每年会生产2500亿美元假货,其中假冒药品占了药品的10%,在非洲和东亚一些国家,假药比例占了全部药品的60%,单在2010年就使260万人工作受影响,介绍人员举例,市场上40%的橄榄油是假的。

目前反假货执法有三个关键点:包括对假货运输进行边境控制、对制假售假者进行刑事打击和打击在线售假。挑战有五个:1、不同国家法律不同;2、部分国家官方不重视打击假货;3、公众没有反假货意识;4、对知识产权法的负面感觉(negative perception of ip law);5、假货需求。美国为打击互联网商标侵权,曾召开过会议,召集了互联网接入服务商、主要论坛网站、GodadyGoogle等公司商讨合作打击,并且和B2B网站合作打击假货。

中国的反假货严重问题包括:1、假货商收取各种货币,洗钱方便;2、目前B2BB2C平台的假货可以以假乱真,执法网络假货销售者不力;3、网民通过社交网络分享售假网站;4、执法困难,行政处罚不严。但协会接待人员也承认,中国政府在打击假货问题上取得了进步。

另一位协会工作人员介绍了协会介入新的通用顶级域名(gTLDs)商标保护措施。国际域名管理机构(ICANN)于20116月通过了新的通用顶级域名规则,主要内容为公司和个人可以申请自己的域名后缀,这可能使商标受到域名的更大挑战,因此美国国际商标协会与ICANN合作,积极介入了对新通用顶级域名的商标保护进程。具体包括:

1、对新的通用顶级域名申请启用商标保护机制。

2、改进Whois数据库的精准性,进一步要求申请人提供注册信息,避免以往出现的申请人信息不全的情况。

3、改进域名注册协议的内容,启用2013版注册协议(2013RAA)。会后,笔者通过电子邮件得到了2009版和2013RAA协议文件比较版的下载地址:www.icann.org/en/resources/registrars/raa/proposed-agreement-2009-redline-07mar13-en.pdf 大家可以自行下载比较。

另外,201347日至11日,ICANN将在北京举办会议研讨此事,网站为:http://beijing46.icann.org/zh/home 有兴趣的朋友可以看下甚至报名参加。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com,本文仅… lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。

2013-04-02

纽约检察官为什么很难打掉假冒商标侵权产品?

——访问美国纽约的行程记录

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问第二周的周一,我们拜会了纽约皇后县检察院经济和环境犯罪局,(District Attorney Queens County, Economic & Environmental Crimes Bureau)和负责打击商标犯罪的官员进行了交流。下面是对行程的一些简要记录。

美方介绍:10年前美国仿冒商标犯罪并不重视,直到911后,他们在一件与恐怖分子有关联的犯罪调查中,在一栋房子里发现了海洛因、上百万美元现金以及仿冒商标的商品时,他们才意识到恐怖分子和假货制作者有联系。调查发现,中国假货借道阿富汗进入了美国。实际上,之前1993年美国纽约世贸中心的爆炸案由纺织品侵权商品生产者资助,爱尔兰共和军得到了假狮子王衍生品制作者资助,马德里火车爆炸案由盗版CD团伙赞助,车臣恐怖分子也得到了假货团伙的资助。

随后,美方介绍了该单位的管辖范围,美国州法管辖商标侵权犯罪,而其他知识产权犯罪,如盗版CD、盗版设计,由联邦法律管辖。美国州法对假冒商标犯罪的处罚很弱,多数情况下只是罚款了事,即便案犯被判刑,很多也是缓刑。而联邦法律管辖则很严,携带假货即可构成犯罪。检察官举了个典型案例,一个假汽车配件销售商,多次售假被抓,检察官起诉了其36个重罪,但法院最终只判了罚款8000美元。

因为法院经常轻判假冒商标者,州检察院目前改变了打击措施,更多采取扣押财产的手段遏制犯罪,但目前他们也尝试通过其他法律途径,比如公司贪腐犯罪(Enterprise Corruption)中的犯罪集团(Criminal Enterprise)的规定来打击商标犯罪,此罪最高可以判25年监禁,但此罪较难构成,要证明有组织犯罪的证据门槛很高,检察院人员透露,可能一年之内他们就能促成法院判决一个类似案例,这将对威慑犯罪很有帮助。

州检察院与联邦调查局、警方合作共同打击商标犯罪。办案的工具包括:物证、监控视频、渗透、便衣、还可以向法院申请搜查令及申请窃听犯罪分子。由于窃听侵犯公民隐私,因此,法院批准后只有15天有效期,要延期还要向法院再次申请。目前纽约的商标犯罪分子很狡猾,通常把商品和假冒的商标分开运输通过海关,在美国境内再把商标和商品粘合在一起,前面提到的监控视频有时可以捕捉到假货组装的过程。

笔者向美方提问:我们在华盛顿访问时,每个接待我们的部门都抱怨中国对知识产权侵权打击不力,但从你们的情况看,贵国比中国也好不到哪儿去。美方很坦率的承认了这点,还说,对知识产权犯罪的打击,联邦法律严,州法松,华盛顿的人不清楚州法律的具体情况。美方接待人员自己从小在纽约长大,这里到处都是卖假货的,他只是不买假货,但无法要求人人都不买假货,所以能理解法律对此打击不严。

同行者向美方提问:美国是普通法国家,理论上对于严重商标犯罪的案件都应该判决类似,实际情况是不是这样?美方的答复是:如果审案的法官不同,案件的判决差距会很大,有点法官会判罚款,有的就会判监禁。比如有的法官审惯了杀人放火的社会危害性很大的案子,看到假货案就觉得危害不大,所以轻判。

美方在介绍时说过一个案例,他们查获了一起假冒福特汽车配件的案件,除了刑事起诉犯罪嫌疑人外,还鼓励福特公司也民事起诉其。笔者就此询问了对于销售假货者追诉案件的执行问题,根据笔者在中国了解的经验,此类犯罪一般都是现金交易,犯罪分子的多数财产会在亲属名下,因此,即便民事起诉告赢了,也基本执行不到财产的,笔者问美方:美国有没有类似问题。美方的答复是:和中国的情况一样,他们也很难执行到犯罪分子的财产。同行人员问:如果打击商标犯罪时,权利人不配合怎么办。美方答:我手里有100个案子,这个如果不配合我就把精力花在其他案子上,当然,我会发出文件要求权利人提供证据。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900,Email:  yytbest at gmail.com,本文仅代表…

2013-04-01

联邦贸易委员会如何界定知识产权授权是否违反反垄断法?

——访美第五天的行程记录二

3月下旬起,受美国政府邀请,我访问美国,行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问第五天,我们拜访了美国联邦贸易委员会。下面是对行程的一些简要记录。

联邦贸易委员会是美国负责反不正当竞争和反垄断的机构,美方官员先以地图向我们介绍:1900年时,全世界只有美国和加拿大有竞争法(包括反不正当竞争法和反垄断法),1960年时,增加了瑞典、法国和日本,1980年时增加了很多欧洲、南美国家,还有澳洲和印度、泰国、南非等,到2012年,世界上只有非洲少数国家没有竞争法,其他国家都有了相关法律。

竞争法很重要,麦肯锡公司2004年曾出具了一份报告,经过历时12年对13个发展中国家的调查,发现这些国家有的贫穷,有的富裕,他们之间区别的最大因素在于:生产力。而生产力的驱动力在哪里,麦肯锡对各国劳动力、资本结构(capital formation)、公司治理、教育、竞争进行了调查,得出的结论是,最重要的驱动力来自于:竞争(competition)。当政府政策限制竞争时,更有竞争力的公司将无法取代低效率公司,此时,经济发展将减速,该国将继续保持贫穷。

美国最早的竞争法是1890年的《谢尔曼法》,1914年,美国对其进行了修正,颁布了两部新法规,包括《联邦贸易委员会法》和《克莱顿法》,前者解释了谢尔曼法并设立了独立的反垄断执法机构——联邦贸易委员会,后者则规定了企业合并的限制、并规定了反垄断民事诉讼,以及规定联邦贸易委员会和司法部委联邦反垄断机构。

美国联邦贸易委员会现有11个部门,接待我们的是竞争法局,有180名律师和80名非律师雇员,他们和经济局紧密合作,后者有40-50名反垄断方面的经济学家。美国司法部和联邦贸易委员会的智能有一定程度的重叠,他们都负责不正当竞争和垄断协议的民事执法、审查并购、通过法院对不正当竞争和垄断行为提起禁令,双方有共识,不会两个部门同时对同一起案件进行调查。联邦贸易委员会多一个颁发行政命令(administrative orders)的职能。但部分领域的反垄断执法权由法律规定由司法部行使,刑事起诉权也由司法部行使。美国州法也有反垄断方面的规定,具体包括州反托拉斯法和《克莱顿法》的规定。个人和企业也可以对违反反垄断法的行为向法院提起民事赔偿诉讼和申请禁令。但州法有局限性,而且多数垄断行为是跨州的。联邦反垄断机构和州反垄断机构经常进行合作,州反垄断机构有地方的信息,联邦贸易委员会可以对州反垄断机构进行支持,并且双方会共享调查得到的机密信息。

关于并购的反垄断审查,联邦贸易委员会认为,公司合并可能产生市场支配力,因此可能导致削弱市场竞争的合并是非法的,但多数并购并没有问题,95%的美国并购都被无条件批准了,但对并购要进行好和不好的经济学分析。Hart-Scott-Rodino法案规定超过3.836亿美元的并购应当取得批准后才可进行,一般的审查期限是30天,但司法部和联邦贸易委员会可能会要求当事公司补充材料,此时当事公司应当提交全部信息并继续等待30天。

另一位官员介绍了竞争法与知识产权的关系。在20世纪80年代前,美国的竞争法和知识产权法的关系比较紧张,知识产权法,尤其是专利法是一直创作或支持垄断的手段,而竞争法是反垄断的手段,知识产权持有人用来利益最大化的工具,比如商品销售的地域限制、用途限制,无一不是反垄断法防范的对象,但上世纪80年代其,美国当局意识到了反垄断和知识产权在促进创新方面有共同点,司法部和联邦贸易委员会1995年通过了知识产权许可指南,原则包括:

知识产权授权一般总体应被认定为合理有效的,但“赤裸裸”限制(“naked restriction”)除外,市场份额较低的交易可以享受(审查)避风港,知识产权是财产权而非垄断,不推定知识产权会产生市场支配地位,应当向所有财产一样分析知识产权,并考虑知识产权的特殊情况。2003年,联邦贸易委员会的一份报告作出结论:专利与反垄断法相互制衡,均能促进创新并提高消费者福利,此报告被美国最高法院接受并赞成性的引用了该报告。2011年,联邦贸易委员会又联合发布报告,将联合打击涉及知识产权的反竞争协议,包括知识产权持有人串谋损害消费者权益或者有其他排他的限制竞争的行为行为,美国竞争执法人员将会充分考虑知识产权协议是否有损竞争效率的问题,并要求提供损害的证据,只有反竞争影响大于促进竞争效率的计划会受到质疑。

笔者询问了美方如何看待微软诉摩托罗拉公司的专利歧视案件,摩托罗拉公司被谷歌收购后起诉了微软,认为其部分产品专利侵权,但微软却认为,微软愿意以公允的价格购买专利,但摩托罗拉公司给微软的报价远高于其对其他公司的授权价格,因此,这种歧视实际是不合理的利用了专利的垄断优势。美方官员答复是:该案确实是美国第一起涉及专利歧视的案件,目前在微软所在的华盛顿州法院进行审理,目前的法律尚没有对此进行明确的规定,因此,他们也很关注该案的审判结果,由于案件在审理中,他们无法做出过于具体的评判。

最后,上述行程的记录都是亲身经历,我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确,出于分享的考虑才发到网上,因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重,因此,除非获得对方同意,我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上,也请大家见谅。

作者:游云庭,上海大邦律师事务所合伙人,知识产权律师,电话:8621-52134900Email:  yytbest at gmail.com,本文仅… lang=”EN-US”>www.legalservice.cn(中文)www.chinaiplawyer.com(英文)。